Sí. El Tribunal Supremo (STS 1505/2025, de 28 de octubre) ha establecido que el titular de una marca renombrada puede oponerse al uso aparentemente descriptivo de su denominación por parte de un tercero cuando dicho uso no se ajusta a las prácticas leales en el tráfico económico y supone un aprovechamiento indebido de su prestigio o un menoscabo de su carácter distintivo.
El litigió enfrentó a Bakery Donuts Iberia, titular de la marca “DONUT”, que interpuso demanda por infracción de marca y competencia desleal contra Atlanta Restauración Temática S.L., por utilizar el término “Donut” en su web para describir rosquillas comercializadas bajo su propia marca «Redondoughts«. El conflicto giraba en torno a los límites del derecho de marca y al alcance de la excepción de uso descriptivo, debiendo determinarse si el empleo del término “Donut” por parte de Atlanta constituía una infracción de los derechos exclusivos de Bakery o, por el contrario, un uso legítimo amparado por la ley.
Aunque en primera y segunda instancia se consideró que “Donut” tenía carácter genérico y que su uso era meramente descriptivo, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por Bakery, ofreciendo una interpretación clave sobre la protección de las marcas renombradas.
El Alto Tribunal recordó que la excepción de uso descriptivo del artículo 37 de la Ley de Marcas no es absoluta y exige un uso conforme a las prácticas leales, atendiendo a los intereses legítimos del titular de la marca. Concluyó que Atlanta se aprovechaba del poder de atracción, del renombre y carácter distintivo de la marca notoriamente conocida “Donut”, pudiendo haber utilizado términos genéricos alternativos como “rosquillas”.
Asimismo, precisó que la inclusión de “dónut” en el diccionario de la RAE no implica la pérdida de protección de la marca o su vulgarización, sino que incluso refuerza su distintividad y su función de identificación empresarial. En consecuencia, declaró que Atlanta había violado los derechos de marca de Bakery, y ordenó el cese del uso del término “Donut” en el ámbito comercial de la bollería en España.
Esta resolución supone un hito destacado en la protección de los activos intangibles empresariales, permitiendo que el titular de una marca con renombre pueda restringir usos descriptivos por terceros cuando éstos son desleales o exista aprovechamiento reputacional. En PLANA VENTURA GARCÉS nos ponemos a su disposición para asesorarlos y brindarles respuesta a cualquiera de las preguntas que puedan surgir en materia de derechos de marca.
